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作 者：吳昊昊 華進商標事業部
吳曉佳 華進商標事業部
今年6月，深圳一家海外商標代理機構因涉嫌“違法經營”、“申請材料作假”、“欺騙官方”等違法行為，收到美國專利商標局（USPTO）下發的“陳述理由令”，如不能自證清白則其代理的超15000件商標將失效。這一轟動業界的“年度大案”終于落下帷幕。2021年12月10日，USPTO最終下發了制裁令。讓我們來一起扒一扒這顆“大瓜”到底有哪些值得我們深思的細節。
深圳一家代理機構提交了超過1.5萬件商標申請，美國專利商標局（USPTO）認為其無美國商標執業資格、提供虛假地址信息、代簽申請、濫用uspto.gov賬號、違反網站使用條款等，于2021年6月8日下發陳述理由令（Order To Show Cause），要求其對于違反USPTO商標實務規則和USPTO網站使用條款所提交的數千份商標文件等行為做出解釋和答復。
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| 聲稱不熟悉《美國專利商標局規則》的要求，沒有故意違反這些規則，并正在采取措施糾正所提出的問題，不應實施制裁 | 不熟悉美國專利商標局的規則和所承諾的糾正措施不能使其免受制裁 |
| 參與商標注冊程序的人被推定為了解相應規則，聲稱的對法律的無知不能作為逃避制裁的借口和理由 |
| 任何選擇其代理的申請人都可能要對其作為與不作為負責，而其所提交的商標申請材料存在致命缺陷、無法彌補，不能用來支持或維持注冊 |
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1、所有涉及該代理機構提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬號提交的商標申請程序均被責令終止；
2、不得代表他人起草、簽署或提交任何文件，或在任何正在進行的申請程序或今后的商標程序中提出或質疑任何問題。
本次事件中，該代理機構違反了多條法律法規，最終鑄成大錯，讓諸多商標權利人喪失商標權，自身也被封停。下面，我們來看看這家代理機構在哪些不可觸碰的底線上“反復橫跳”：根據美國《聯邦法規》第37章第11條規定，未獲取美國律師執業資格的個人不可向商標申請人或注冊人提供關于美國商標申請或相關文件的咨詢建議；不可起草或遞交美國商標申請、答復官方文書、注冊后維持商標效力的文件；不可簽署商標修改文書、答復官方審查意見、向官方遞交動議、修改通信地址信息；不可授權商標申請/注冊相關的修改事宜。而本次事件中代理美國商標申請的張女士并無美國律師執業資格，且其所屬的代理機構也無其他持美國律師資格證的律師監督管理美國商標申請工作。此外，USPTO還調查了這家代理機構的商業活動信息，發現其不僅向公眾提供美國商標相關的法律咨詢服務，還替其客戶遞交商標申請、遞交答復官方文書等等。在鐵證面前，該機構承認其“存在僥幸心理”，稱會“竭力配合官方的工作，并不會再遞交商標申請。”據美國《聯邦法規》規定，從2019年8月3日起，USPTO要求所有商標申請人的地址需與其實際所在地址保持一致，且非美國商標申請人必須委托具備資質的律師代理。由此官方才可確定商標申請資料是否符合規定。遞交虛假、捏造的地址信息將受到制裁。經查，該代理機構遞交的超4500份商標申請及其他文件中的申請人為多個在美國注冊的名義。當審查員質問其商標申請人的地址信息是否屬實時，該機構繼續提供了另外的虛假地址信息。然而，對于這個問題，該機構選擇避而不談。《美國法典》第15章規定，代理機構/律師代理商標相關事務，必須由商標權利人出具其簽署的聲明授予代理權利。商標權利人可以提供手寫的簽字，也可以通過在線頁面在文件上輸入電子簽名（一般情況下為權利人按格式要求鍵入其英文姓名即可）。根據美國《商標審查程序手冊》規定，如文件簽字并非商標權利人提供的，視為無效，不可作為商標注冊的基礎。（注：美國商標在遞交申請時，不強制權利人出具聲明對代理機構進行授權，但在變更代理人時必須出具授權聲明）USPTO發現，該機構曾在幾分鐘甚至幾秒種內讓不同地區不同權利人直接簽署文件，此外，2021年3月5日至2021年5月6日，當時非美籍人員暫不可從中國赴美，竟然還存在住址在美國的律師與住址在中國的權利人在同一時間簽字的情況。因此USPTO稱其有理由相信，該機構遞交的超15000件商標申請和其他文書中，應存在代替商標權利人簽字的情況。對此，該機構的解釋“甚為蒼白”，稱其“不清楚、不熟悉簽字相關規定”，顯然并不足以說服官方。律師要代理美國商標事務，需先在USPTO官方網站注冊賬號，才可上傳相關文件，同時也應對自己的使用行為負責。根據USPTO網站使用規則規定，共享賬號的行為是明令禁止的。USPTO稱，該機構至少注冊并共享了3個賬號，結合其在短時間甚至同一時間通過這些賬號遞交大量商標申請的行為，應是有多人在共用賬號。對此，該機構也是避而不談。從雙方的“交鋒”細節，我們可以看出，USPTO是掌握代理機構行為數據的，在糾察違法行為方面比我們想象的要容易、透徹。因此，代理機構切不可存僥幸心理，應懂法、守法，避免給商標權利人帶來不必要的損失。基于上述對質結果，USPTO最終對該機構下發制裁令：所有涉及該代理機構提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬戶提交的商標申請程序均被責令終止。USPTO在制裁令中強調，該機構的行為對商標注冊程序的完整性產生了不良影響，如制裁的力度小于“終止其代理遞交的商標申請程序”，則不足以起到糾正其行為、阻止其他第三方從事類似行為的作用。該機構代理的商標申請及注冊因材料信息造假，不能作為商標注冊的基礎，且無法彌補，已注冊的商標實際上無商標權。但值得注意的是，如商標受該制裁令影響，且處于美國商標審判和上訴委員會審理階段的，可以向官方遞交材料證明該商標從未經由該代理機構遞交任何文件，申請復審，以避免商標無效。因此，廣大受該事件影響的商標權利人應盡快核實自己的商標資料，避免因數據庫信息錯誤等原因“無辜躺槍”。鑒于近年美國官方對于商標審查愈發嚴格，作為代理機構，建議重點關注如下事項、嚴密防范風險隱患：
- 代理機構在自身嚴格遵守誠信原則的基礎上，也應引導申請人重視該原則、避免虛假陳述等招致相應法律風險。
- 對申請人提供的各項信息、使用證據等進行嚴格審核、確認，使得各項申請信息符合官方要求。如申請人擬指定商品/服務項目過多，需及時提示風險，告知后續使用證據提交義務及相關注意事項，建議申請人結合實際商業需求選取商品/服務項目；注冊后提交第5-6年、第9-10年等商標效力維護性使用聲明時，若實際使用證據范圍有限、證據存在瑕疵等，建議申請人主動刪除難以提供真實使用證據的項目，防止虛假陳述導致的商標可能被撤銷的后果。
- 代理機構應規范文件簽署程序，對于必須申請人簽字的文件，須嚴格按照官方要求轉達申請人安排簽字，切勿因期限緊急而發生代簽等不規范的操作。
申請人若有計劃在美國進行商標申請，以及商標效力的持續維系，需主要關注如下方面：
1）選擇正規代理
申請人應盡一定程度的審慎注意義務，了解更多美國商標申請相關信息及要求、清醒識別非正規代理，對于市面上所聲稱的低價代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理機構所代理的申請人類似的境地。
就前文所述美國商標律師執業資格問題，申請人可通過如下美國官網，核查美國律師執業資格與被下發陳述理由令（Order To Show Cause）或制裁令（Order for Sanction）等情況，挑選正規代理、抵御風險：
縱觀本次事件，USPTO對于非正常申請的處理可謂毫不手軟，任何經手該機構向官方遞交過文件的商標最終都“在劫難逃”，毫無商量余地。在任何時候，依法誠信經營都是每個市場主體的安身立命之本，知識產權獲權與維護也是經營行為的重要組成部分，“誠招天下客，譽從信中來”，以誠信擦亮品牌，在全球商業競爭與經濟活動中，才能夠立得住、行得穩。最后，希望以上內容能夠對大家有所幫助，也歡迎業內同仁多多指點、交流。
北京第二外國語大學韓國語學士，香港城市大學應用語言碩士。擁有近5年商標領域從業經驗，工作領域包含涉外商標注冊申請 、涉外商標相關法律事務、商標異議、商標駁回復審、侵權風險分析、權利人背景調查、商標轉讓等，擅長知識產權法律保護，特別專注于涉外商標注冊、侵權風險分析、權利人背景調查。
吉首大學日語學士，西南政法大學法律碩士。具備扎實的日語功底及法律基礎，善于向客戶提供政策研究、行業分析、競爭對手商標布局分析報告，并根據企業特點為企業量身定做商標全球布局可行性分析方案，參加過國家知識產權局、廣東省知識產權局海外維權相關項目撰寫。為華為、美的、京信通信、尤尼克斯株式會社等國內外企業提供知識產權服務。
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